许晓芬：从比较法观点评台湾商标法最新修正——以商标权保护范围为中心
发布时间：2014-04-02 来源：
从比较法观点评台湾商标法最新修正：以商标权保护范围为中心
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目次 一、前言：因应国际规范之最新修正 二、商标权保护范围之界定： 商标侵害规范检讨 （一）明确规范侵权行为样态 （二）厘清商标侵权责任主观要件 （三）视为侵害商标权规定修正 三、商标权保护范围之限制：利益之再平衡 （一）从合理使用到诚实信用使用 （二）商标使用与非商标使用 四、结论：避免建构过犹不及的商标权保护范围 |
关键词：商标法 商标法修法 商标侵权 合理使用 著名商标
一、前言：因应国际规范之最新修正
台湾商标法尽管历经多次修正[2]，但为满足国际规范要求及修正部分实务运作之窒碍，于2007年开始陆续进行修法研议。特别是依WTO“与贸易有关之知识产权协议”(Trade-related Aspects of Intellectual Property Rights, TRIPS协议)第二条规定，增补依TRIPS协议及巴黎保护工业财产权公约(Paris Convention for The Protection of Industrial Property 1883, 巴黎公约)而生之义务，并按照新加坡商标法条约(The Singapore Treaty on the Law of Trademarks，新加坡商标条约)精神为部分相关修正。新商标法于2011年6月29日修正公布，并于2012年7月1日施行[3]。
新商标法共计111条[4]，涉及多项规范基础及制度之变革：本次商标法修正幅度为历年来最大，除了扩大商标注册保护客体、明定商标之各种使用行为态样、加强著名商标之保护、修正商标侵权及视为侵权规定外，对商标审查及简并行政救济层级之制度性规范皆有所著墨[5]。
其中最让人关切的重点之一，即为商标权保护范围的检讨。一方面修正商标侵权规定，如明确规范侵权行为样态、厘清商标侵权责任主观要件、及视为侵害商标权规定之修正，另一方面也重新调整商标权保护范围之限制，如合理使用规范。商标法立法目的原本即为保障商标权及消费者利益，维护市场公平竞争，促进工商企业正常发展[6]，商标权保障仅为其一，如何调和不同规范，平衡当事人权益，才应是商标法最重要的目标。因此，透过不同规范相互调整制衡，完善保护商标权人权利，却也适度限缩商标权人之权利，为本次修法着墨甚深之处。
由于本次修法主要目的之一是响应国际规范发展趋势，修法过程多参考外国法制相关规范，特别是发展成熟之欧洲商标相关规范[7]。因此本文将着重于商标权保护相关修法之评述，并从比较法观点切入，从欧洲相关规范及实务观察台湾此次修法之优缺点，期能提供未来可能更进一步发展的方向。
二、商标权保护范围之界定： 商标侵害规范检讨
商标权人于经注册指定之商品或服务，取得商标权[8]。商标权人享有积极之独占权、让与权等，亦享有消极之排他使用权。所谓排他使用权，系指商标权人得排除第三人于同一商品或服务，使用相同于注册商标之商标者，或于同一或类似之商品或服务，使用相同或类似之商标，有致相关消费者混淆误认之虞者[9]。一旦权利受到侵害，商标权人得请求损害赔偿，并得请求排除去其侵害。有侵害之虞者，亦得请求防止之[10]。
若无完善之权利侵害救济之规范，商标权保护将无以附丽。因此本次修法针对商标侵权规定进行全面检讨，其中主要之修正有三： 明确规范侵权行为样态、厘清商标侵权责任主观要件、及视为侵害商标权规定之修正。以下分别叙述分析之。
(一)明确规范侵权行为样态
本次修正首先是明定侵害商标权行为，以求商标权排他范围明确。新商标法第68条规定，“未经商标权人同意，为营销目的而有下列情形之一，为侵害商标权：一、于同一商品或服务，使用相同于注册商标之商标者。二、于类似之商品或服务，使用相同于注册商标之商标，有致相关消费者混淆误认之虞者。三、于同一或类似之商品或服务，使用近似于注册商标之商标，有致相关消费者混淆误认之虞者”[11]。事实上，新商标法并未修正商标侵害态样，而是旧商标法未明确规定侵害商标权行为内容，在适用上需辗转参照旧条文第29条第二项各款规定，和国际立法模式多有不同，徒增困扰，因而修正。
相较于旧法，条文仅新增“为营销目的”，意即将商标侵权行为明定为交易过程(in the course of trade)商标之行为而言，并不包括单纯购买商品之消费行为，作为适用之限制[12]，并呼应新商标法第5条(旧商标法第6条)商标使用需基于营销目的之规范。
此一修正并不陌生，旧商标法第5条已将商标使用限于为营销之目的，根据过往判决及行政实务之解释，所谓商标之使用，系指“将商标于商品或其包装或容器之上，营销国内市场或外销者言”[13]。然而商标侵权之为营销目的使用，是否有不同解释?
台湾商标法对于侵权行为态样之规范，与欧洲商标规范相当接近。欧洲于1996 年正式实施之欧洲共同体商标规则 (European Community Trademark Regulation, 以下简称欧体商标规则)第9条及2008年之欧盟商标指令(Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, 以下简称商标指令)第5条关于商标权人之权利，亦明白规定商标权人仅得于交易过程（in the course of trade）禁止第三人使用[14]。欧洲法院(The Court of Justice of the European Union, CJEU, CJUE)亦于判决中认为，所谓“交易过程”，系指在以获取经济利益为目的之商业行为下的使用[15]，而非于私人领域使用。这原本并不难区分，但在电子商务环境下，例如于网络交易平台上交易物品，若该平台自身并非买卖双方(非商标权人)，仅替成交双方代为处理交易事务(代为签订买卖契约、代为发送账单等)，进而使用到注册商标(如于买卖确认信或账单)，是否仍为传统交易过程下之使用?欧洲法院的看法采肯定说[16]。认为若该平台介入买卖过程且收受佣金，则可视为该平台系替卖方服务，而符合过往判决中对“交易过程”下使用之意义。由此可知，判断是否于商业环境下使用，与是否和公众接触并不相关，例如在侵权商品制造阶段重制或仿冒商标，或为了贩卖目的而持有侵权商品，都应被认为符合“交易过程”下使用之意义。因此，若参考欧洲商标规范的解释，商标侵权中之“为营销目的”使用，应采较广义的解释，意即以是否有获取经济利益做为判断，较能符合保护商标权人权益，值得我方参考。
（二）厘清商标侵权责任主观要件
另一项本次重要修正，为厘清商标侵权责任之主观要件。商标侵权行为是否须具备主观上之故意或过失之要件，旧商标法并未规范，而实务上对此看法分歧[17]。本次修法明定商标之除去及防止请求权，不以行为人主观上具故意或过失为必要；至于损害赔偿请求权，立法者最后采认商标法为民法之特别法，特别法未规定者，自应适用民法规定，是以民法有关侵权行为之主观要件亦应适用于商标侵权行为，故以行为人主观上具故意或过失为必要。意即将主观要件之故意过失于“妨害”与“侵害”进行区分。
这样的规定和欧洲商标规范大不相同。前述商标指令及商标规则并未明文规定商标侵权是否须具备主观要件，必须回头参考2004/48号知识产权实施指令 (Directive 2004/48/EC of the European Parliament and of the Council of 29 April 2004 on the enforcement of intellectual property rights )之规范。该指令目的在于调和会员国法律，内容包含欧盟会员国的法院对于知识产权侵权案件所应采取的措施、程序、损害赔偿及救济。该指令第13条第1 项规定，权利人有权向明知(knowingly)或可得而知(with reasonable grounds to know)其行为为侵权者，请求因侵害结果造成损害之适当损害赔偿[18]。对于非明知或非可得而知之行为，并非无须负责，而是留待各国自行决定规范态样。是故，指令第13条第2 项规定，会员国“可”(may)使行为人填补商标权人之损害或所失利益[19]。若以法国法为例，于商标法的侵权行为上，不论行为人是否有故意过失，都需负损害赔偿责任[20]。这是由于商标注册须公告，既已公告周知，行为人是否主观上具有故意过失不在所问。仅有在符合合理使用之情形下，才会考虑行为人之善意，进而排除侵权之可能。
（三）视为侵害商标权规定修正
新商标法第70条规定，“未得商标权人同意，有下列情形之一，视为侵害商标权：一、明知为他人著名之注册商标，而使用相同或近似之商标，有致减损该商标之识别性或信誉之虞者。二、明知为他人著名之注册商标，而以该著名商标中之文字作为自己公司、商号、团体、网域或其他表彰营业主体之名称，有致相关消费者混淆误认之虞或减损该商标之识别性或信誉之虞者。三、明知有第六十八条侵害商标权之虞，而制造、持有、陈列、贩卖、输出或输入尚未与商品或服务结合之标签、吊牌、包装容器或与服务有关之物品”[21]。
所谓“视为侵害商标权”，系指某些本非侵害商标权之行为，但因法律拟制之规定，将其视为侵害商标权。此处主要修正重点有三。
首先，旧商标法第62条第1款，将商标使用与非属商标使用之公司名称使用等侵害行为并列于同一款项，由于侵害态样并不相同，新法将其分列，避免法理及适用之混淆。
其次，旧商标法第2款关于非商标使用致相关消费者混淆误认之规定，仅表示明知为他人之“注册商标”，而不论是否著名。亦即只要明知为他人注册商标，且未得商标权人同意，径以该商标中之文字作为自己公司名称、商号名称、域名或其他表彰营业主体或来源之标识，致商品或服务相关消费者混淆误认者，即视为侵害商标权。如此规范的结果，特别由于法院对于“明知”之解释过于宽松，认为商标注册之公示效果已足以使第三人知悉该注册商标存在，故此“知悉”即符合“明知”之主观要件，导致实务上发生商标权人滥寄存证信函之情形，造成注册商标之保护范围过广。故本次修法为避免过度保护注册商标，平衡商标权人及第三人之权益，将“注册商标”限于“著名之注册商标”，避免造成权利滥用。
近年来台湾实务发生数起具指标性案例，皆是关于公司名称与注册商标名称相同或类似所产生之争议[22]。公司名称与商标原先不应发生混淆误认之情形，因为两者意义不同，功能亦不同。所谓公司名称，系指依法成立之公司法人，规定于章程并于主管机关登记之名称[23]，其目的在于识别交易主体，与其他企业相区别，并确保法律行为及权利义务归属之同一性[24]。商标主要功能则是表彰及辨识商品或服务来源。但当企业长久使用公司名称经营业务，而将公司名称当成表彰商品服务来源使用时，就有可能超越公司名称之基本功能而跨越至识别功能。
台湾公平交易委员会就公司名称之使用是否会构成侵害他人普遍认知表征，曾有下列判断标准[25]。若为普通使用，亦即该使用系依公司名称原有确定交易主体之功能，则无违法之虞。若有积极使公司名称具有表彰商品或服务来源之情形，则有与他人营业发生混淆误认之可能性。尽管公平交易法与商标法所保护之法益及客体皆有所不同，但若未能清楚区辨公司名称与商标之不同目的功能，将容易过度扩张商标权人之权利而不当限缩第三人公司名称的使用。因此公司名称是否使用于表彰商品或服务而成为一表征[26]，就成为类似商标案件中首先必须考虑的议题。
而若从比较法观之，会发现欧洲商标规范并未如台湾一般直接禁止以他人注册商标文字为公司名称，而是透过赋予商标权利人权利，使其得禁止任何未经权利人同意，于商业环境下使用其商标之行为[27]。近几年来欧洲法院关于公司名称及商标冲突之判决[28]中，不断试图重新界定商标权范围。其主要考虑基于两点：避免商标权过度超越其最初表彰商品或服务来源之功能，并且确保商标法与竞争法的界限。在Robelco NV v. Robeco Groep NV (C-23/01, Robelco 案)中，欧洲法院第一次针对非商标使用进行阐述。法院强调若是一标志，例如公司名称或商业名称等，使用于辨识商品服务之外的目的而造成攀附商誉或损害注册商标之识别性及信誉时[29]，应留待各会员国决定适用之法规范，而非在商标指令中解决[30]。由此可看出欧洲法院认为商标法应谨守其保护商标功能之目的，而非连其他领域之争议一并纳入。如同本案佐审官(Advocate General)于其意见书所言，“如果一个标志不是...使用于指定商品或服务，我看不出其与商标法之目的有何相关”[31]。
Anheuser-Busch Inc v. Bud jovický Budvar, národní podnik (C-245/02, Anheuser-Busch 案)一案中，芬兰最高法院(Korkein oikeus)向欧洲法院提出先决裁决(preliminary ruling)，请求释疑是否及在何种情形下商业名称(trade name)会被视为在商业交易中使用于商品或服务上之概念[32]。法院认为，1998欧盟商标指令(Council Directive 89/104/EEC of 21 December 1988 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, 1998商标指令) [33]于第5条中明订商标权人权利，其立法目的在于确保商标得以满足商标功能，而当中最重要的就是向消费者表彰商品来源[34]。因此如何避免第三人使用类似之标志伤害或伤害到注册商标之基本功能，即成一重要考虑。然而，从另一角度观之，也仅有在影响到商标基本功能时，才是商标权赋予权利人禁止之范围。
在具有相当重要性的Céline SARL v. Céline SA (C-17/06, Céline案)一案中，更确立此一原则。该案系关于公司名称(Céline SARL)与在先著名商标(Céline)文字相同并运用于同类领域商品，是否构成商标侵害之问题。法国南锡上诉法院(Cour d'appel de Nancy)认为Céline SARL并未将公司名称当成标签贴在贩卖的衣服上，且该使用行为亦非严格意义下之商标使用，因此决定提请欧洲法院释疑公司名称或商业名称使用与在先商标相同之文字于同类商品服务中，商标权人是否得基于其独占权禁止第三人使用。欧洲法院首先清楚指出，商标权人必须在满足下列四项条件下，始得禁止第三人使用相同或类似标志，称为“Céline四步原则”：第一，必须于商业环境下使用，第二，必须未得商标权人同意，第三，该使用必须于与注册商标相同之商品或服务上，第四，该使用必须影响或可能影响商标之功能[35]。
其后，法院进一步表示，1998欧盟商标指令第5条第1项系针对“表彰商品服务来源”之表征，而公司名称、商业名称或商号名称(shop name)皆非用以辨识商品或服务，其目的在于指明公司或其从事之商业而已。因此若公司名称仅用于此目的，则非属指令第5条第1项中所指的“使用于商品或服务上”[36]。惟有该使用影响或可能影响商标功能，才有可能落入商标权禁止之范围内[37]
是故，若回到台湾商标法发展观察，本次适度修正保护范围之修法方向堪称正确，但仍应配合合理使用规范，使商标权保护不会一昧扩张，而得确实平衡考虑商标权人及第三人利益。尽管目前商标法或实务未特别考虑公司名称及商标之界限，从普通使用或积极使用之观点来区辨，但从法理上观之，仍应以此解释为当。值得往后实务运作参考。
最后，本次修正在适度限制商标人权利同时，亦放宽对著名商标保护。将旧商标法第62条第1款及第2款以“致减损…识别性或信誉”之要件，修正为“有致减损…识别性或信誉之虞”，即不再以发生或证明有实害发生为要件。修正理由在于旧法规定不适用于“可能”有致减损著名商标之识别性或信誉之情况，使著名商标权人须待有实际损害发生时，始能主张，而无法在损害实际发生前有效预防，且著名商标权人要举证证明有实际损害发生，相当困难，为避免对著名商标保护不周，因而修正[38]。
然而，此处必须特别注意避免著名商标保护之过度扩张。欧洲商标法规范对于减损著名商标信誉及识别性之认定及判断，相对严谨[39]。欧洲法院在Intel Corporation Inc. v.CPM United Kingdom Ltd ( aff. C-252/07, Intel 案)[40]中明白指出，对于减损著名商标信誉及识别性之损害，尽管并非要求著名商标权利人指出举出确定且现实（actual and present）之侵害，但至少须具备相当的证据证明该侵害极有可能（serious risk）在将来发生[41]。此种可能性并非仅为单纯的之假设，而是必须具有相当之侵害确信。此外，欧洲法院在Intel案中更要求，相关公众会对著名商标及第三人商标产生连结，且该连结必须足以造成消费者改变消费行为，以判断识别性是否减损。因为识别性减损除了会造成减弱商标指向特定来源的功能外，亦会减弱消费者和该品牌之联系。是故，欲证明第三人商标对著名商标识别性有所减损，“应要证明在前商标(著名商标)所指定商品的消费者，会因此(第三人侵害行为)造成或极有可能造成消费行为之改变”。
仅管欧洲法院于Intel 案中所采之确实损害原则饶有争议，但不失为一平衡思考，避免过度保护著名商标，反而失去商标法之真意。台湾在立法及实务解释上，往往过度倾向保护著名商标。尽管虽然保护著名商标，对消费者或整体产业利益而言，皆具正面意义，然而著名商标之保护，毕竟为商标特定性原则之例外，得以横跨不类似之商品或服务，且商标法应容许于最大可能性上，使申请者得以自由运用巧思选择适合表达其商品或服务之商标，若动辄以和著名商标相同或类似之缘故，排除其注册或认定其侵害，是否又过度限制了商标甚致公司名称的选择自由，不无疑问。
三、商标权保护范围之限制： 利益之再平衡
（一）从合理使用到诚实信用使用[42]
新商标法第36条第1项规定，不受他人商标权之效力所拘束之情形有三：“一、以符合商业交易习惯之诚实信用方法，表示自己之姓名、名称，或其商品或服务之名称、形状、质量、性质、特性、用途、产地或其他有关商品或服务本身之说明，非作为商标使用者。二、为发挥商品或服务功能所必要者。三、在他人商标注册申请日前，善意使用相同或近似之商标于同一或类似之商品或服务者。但以原使用之商品或服务为限；商标权人并得要求其附加适当之区别标示”[43]。
关于合理使用规定，本次修法有两项主要修正。首先是除了原有之描述性（descriptive）合理使用外，新增指示性（nominative）合理使用。所谓描述性合理使用，系指第三人使用商标权人的商标来形容自己之商品或服务，即前述商标法第31条第1项第1款规定。而所谓指示性合理使用，系指第三人以商标权人之商标说明或表示商标权人自己之商品或服务。此种使用常系藉以使相关消费者知悉该第三人商品或服务之内容性质或特性，多出现于比较式广告或维修服务(例如维修商广告广告牌上注明专修ASUS计算机)，或用以表示自己零组件产品与商标权人之产品兼容(例如手机充电器上写for HTC)。尽管之前商标法无明文，但实务予以承认，为避免解释上之歧异，本次修法将其明定。
另一修正则是将原先“以善意且合理使用方法”改为“以符合商业交易习惯之诚实信用方法”。因此商标权之效力不及于以符合商业交易习惯之诚实信用方法，表示自己之姓名、名称等。根据修法理由说明，旧商标法第30条第1项之善意合理使用，系指依一般商业交易习惯之普通使用方法，且非作为商标使用者。但此处之“善意”容易使人误会为民法上之“不知情”，因而参考欧洲商标规范修成为“符合商业交易习惯之诚实信用方法”。
欧体商标规则第12条及欧洲商标指令第6条皆是对于商标权限制之规定，规范相当一致。此项例外规范之立法目的在于调和保护商标法之基本法益与商品流通自由及于共同市场内提供服务的自由。商标指令第6条第1项规定[44]，商标权授予之独占权并不允许商标权人禁止第三人于商业环境下以诚实信用之方法表示其姓名(name)或地址等。其中所谓之姓名，并不限于自然人姓名，亦包含公司名称或商号名称。欧洲法院于Anheuser-Busch Inc v. Bud jovický Budvar, národní podnik (C-245/02, Anheuser-Busch 案)一案中明白表示，没有任何理由要将此处之“name”限缩为自然人姓名，而不及于非自然人名称[45]。于Céline SARL v. Céline SA (C-17/06, Céline案)[46]案中亦再次肯认此见解，并指示内国法院必须基于指令第6条第1项之规定，考虑Céline案之商标权人是否不得禁止第三人使用相同之标志为其公司或商业名称[47]。
因此商标指令第6条第1项中唯一的要件则为必须以符合“诚实信用”(honest practice)之方法使用该标志。所谓“诚实信用”系指第三人有责任(duty)持合宜之行为(act fairly)面对商标权人之法定权益[48]。按照Anheuser-Busch 案判断是否不合于诚实信用之方法使用标志，具体可分为下列两步骤。首先必须考虑是否多数相关消费者(significant section of the relevant public)会对第三人的商品服务，与商标权人的商品服务产生连结。第二，该第三人是否明知此连结而有攀附商誉之意图。换言之，若仅有部分消费者将两者商品服务产生连结，或第三人并无攀附商誉之意图，都不会排除第三人得基于商标指令第6条第1项主张诚实信用使用[49]。欧洲实务对于诚实信用使用之意义及方法诠释，值得后续台湾实务参考。
（二）商标使用与非商标使用
由前述可知，欧洲商标规范对于商标权排除限制之适用，解释相当宽松。这是由于商标权授予商标权人相当大的权利，排除第三人任何足以影响商标功能之使用。第三人公司名称或商业名称一旦超越了普通使用界限，进而影响或可能影响商标指示商品或服务来源之功能，商标权人即得以禁止。为了避免过度扩张商标权人权利，造成对第三人利益保护之失衡，指令第6条成为一道避风港，意即只要第三人以符合诚实信用之方法表示其姓名或地址，都有可能反过来避免商标权人之禁止。
回到台湾商标法，不论是旧法之善意合理使用或新法之诚实信用使用，其法条用字皆并列表示自己之姓名、名称为方法。因此，应可解释除了自然人之姓名外，亦可包含公司名称或商号名称。但台湾与欧洲商标规范有一点不同，系除了诚信使用要件外，有明白列出此项使用必须是“非作为商标使用”，亦第三人所为之使用必须限于非指定来源或辨识功能。若按照欧洲商标规范关于商标权限制要件，只要第三人符合诚实信用之要件，即有可能主张商标权人不得禁止其使用，因为这原本就是商标权保护范围之例外。但在台湾商标法体系下，若第三人之名称使用具有指示商品或服务来源之情形，例如企业长久使用公司名称经营业务，而将公司名称当成表彰商品服务来源使用时，即不得主张本条之诚信使用，不论诚信与否。这是台湾与欧洲法制不同之处。
然而，笔者不仅思考，商标法之所以规范诚实信用使用，就是为了适度限制商标权。台湾商标法既然希望适度调整商标权人权利，一旦加上“非作为商标使用”，不但削减了商标权限制之力道，更根本的问题在于，既然是作为非商标使用，本来就不应该为商标法范围所涵盖。此处必须解决的，是跨越出普通使用之“以符合商业交易习惯之诚实信用方法，表示自己之姓名、名称”该如何解决，才能有效限缩商标权范围过度扩张。例如以诚实信用方法于商业上表示自然人姓名，但因长久使用，有一定之辨识程度或得以表彰来源[50]，若让注册商标权人得以全面禁止，是否有保护过当之疑?
四、结论：避免建构过犹不及的商标权保护范围
本次商标法修正历经多年研议，希望厘清之前许多争议之处，特别是商标侵权相关之规范，攸关商标权人权益及第三人利益甚广，更是反复讨论才予定案。但很可惜的是，仍有很多问题较为细致无法于立法层面解决，必须留待判决加以解释深化。
例如本次修法取消旧商标法第63条第3款(新商标法第71 条第3款)损害赔偿额计算中，基于查获商标权商品之零售单价五百倍到一千五百倍金额之下限之规定，而由法官依侵权行为事实之个案为裁量，以免实际侵权程度轻微，却因零售单价偏高，仍以零售单价五百倍金额计算损害赔偿额，有失公平[51]。但过去实务运作上，常常发生对于裁判倍数未给予任何理由说明或零售单价解释不一致之情形[52]，造成权利人保障失衡及对赔偿之不可预测性。对于侵权行为人而言，更欠缺吓阻效果之明确性。本次修法虽然取消五百倍金额下限规定，但对于零售单价之基准应该如何解释，仍是付之阙如。若无法于立法中加以说明，就只能期待法院能有统一之见解，以避免过度或不及之损害赔偿计算。
此外，视为侵权规定修正为“混淆误认之虞”也是让笔者较为担心之处。在过去要求实害结果的情形下，若观察判决实务运作，会发现实务对于所谓著名商标及实害结果的认定都相当宽松。若未来对混淆误认之虞的解释又大开方便之门，将会使商标权人权利与公益及第三人利益失衡，造成过于保护著名商标，实非适当。
本文碍于篇幅，无法对修法内容全面加以评析[53]。但最重要的是，如同前述，商标法之立法，不能仅以商标权人之权利为考虑。论语先进篇中，子贡向孔子提问：“师与商也孰贤？”，子曰：“师也过，商也不及”。曰：“然则师愈与？”，子曰：“过犹不及”。可见在孔子眼中，并不是“过”就较为贤，“过”与“不及”一样，皆为不适当之行为。商标法亦如是，商标法最重要的目的，绝非只保护商标权人之权利，而是藉由保护商标权，同时保障消费者利益，维护市场公平竞争并且促进工商企业正常发展[54]。偏颇任何一方，都会使立法目的无以为继，又何尝是社会之福? 尽管如此，本次商标法修正仍是瑕不掩瑜。期待未来实务判决能更完备法条之解释及适用，落实本次修法精神。
[1] 許曉芬，東海大學法律學系助理教授；法國史特拉斯堡大學法學博士。
[2] 近十年於2002、2003及2010皆有所修正，唯本次幅度最大。
[3] 因本次修正幅度相當大，包括多項制度之變革，為使行政機關有充裕時間建立相應之子法及配套措施，同時給予各界于新法施行前能充分瞭解及適應之緩衝期間，故修正後條文之施行日期授權由行政院定另行公告，以減輕新法之衝擊。見，“我國商標法修正之芻議”，經濟部智慧財產局，http://www.tipo.gov.tw (最後點閱日:2012.8.4)
[4] 總計修正71條，增訂26條，刪除9條。
[5] 詳細修正說明可參考“商標法修正草案總說明”及“商標法修正條文對照表”。經濟部智慧財產局，http://www.tipo.gov.tw (最後點閱日:2012.8.4)
[6] 舊商標法第1 條，新商標法第1條。
[7] 明列於商標法修正草案條文對照表，說明參考歐洲商標規範者有新法第25條、第29條、第30條、第36條、第57條、第89條及第91條。另在修法研議過程中，亦多參考歐洲商標規範。見經濟部智慧財產局網站之修法專區，http://www.tipo.gov.tw (最後點閱日:2012.8.4)
[8] 新商標法第35條，舊商標法第29條。
[9] 同前注。
[10] 新商標法第69條第1項，舊商標法第61條第1項。
[11] 舊商標法第61條第2項: “未經商標權人同意，而有第二十九條第二項各款規定情形之一者，為侵害商標權”。舊商標法第29條: “商標權人於經註冊指定之商品或服務，取得商標權。除本法第三十條另有規定外，下列情形，應得商標權人之同意：一、於同一商品或服務，使用相同於其注冊商標之商標者。二、於類似之商品或服務，使用相同於其注冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者。三、於同一或類似之商品或服務，使用近似於其注冊商標之商標，有致相關消費者混淆誤認之虞者”。
[12] 參照商標法修正草案條文對照表，新法第68條修正條文說明。
[13] 75年9月行政法院聯席會，經濟部智慧財產局，商標法逐條釋義，頁18， http://www.giant-group.com.tw/laws/tm/Trademarks%20Regulations%202003.pdf (最後點閱日:2012.8.4)
[14] 本次商標法第62條最早修正版本系用“於商業過程中”字樣。後為單純化商標法用語，故采與同法第5條相同之“為行銷之目的”。但由此可看出，商標法修正參考歐洲商標法規範甚深。
[15] CJUE, 12 Nov. 2002, Arsenal Football Club v. Matthew Reed, aff. C-206/01, pt. 40.
[16] CJUE, 19 Feb. 2009, UDV North America Inc. v Brandtraders NV, aff. C‑62/08, pt 44.
[17] 相關修法討論，可參考“商標法修正草案第1次研商會議紀錄”，頁1-3，特別是蔡明誠教授之發言。http://www.tipo.gov.tw/ (最後點閱日:2012.8.4)
[18] 2004/48/EC指令前言第25點: «Where an infringement is committed unintentionally and without negligence and where the corrective measures or injunctions provided for by this Directive would be disproportionate, Member States should have the option of providing for the possibility, in appropriate cases, of pecuniary compensation being awarded to the injured party as an alternative measure. However, where the commercial use of counterfeit goods or the supply of services would constitute an infringement of law other than intellectual property law or would be likely to harm consumers, such use or supply should remain prohibited ».
[19] 2004/48/EC Article 13.2: « Where the infringer did not knowingly, or with reasonable grounds know, engage in infringing activity, Member States may lay down that the judicial authorities may order the recovery of profits or the payment of damages, which may be pre-established ».
[20] See Jérôme Passa, Droit de la propriété industrielle, t.1, L.G.D.J., 2e éd. 2009, n° 253, p. 326 ; Frédric Pollaud-Dulian, La Propriété Industrielle, Economica, 2005, n° 1665, p.972.
[21] 舊商標法第62條: “未得商標權人同意，有下列情形之一者，視為侵害商標權：一、明知為他人著名之注冊商標而使用相同或近似之商標或以該著名商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、功能變數名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致減損著名商標之識別性或信譽者。二、明知為他人之注冊商標，而以該商標中之文字作為自己公司名稱、商號名稱、功能變數名稱或其他表彰營業主體或來源之標識，致商品或服務相關消費者混淆誤認者”。
[22] 例如最高法院99年臺上字1632號判決及最高法院99年臺上字1630號判決。此二判決皆關於公司名稱特取及商標侵害之議題，且二判決皆數度來往於上下審級之間，相當具有參考價值。前者判決評析可參考，許曉芬，免死金牌抑或通行令?--論著名商標之侵害判斷：評最高法院九十九年度臺上字第一六三二號判決，月旦法學雜誌，2011年12月，第199期，頁184-197。其他相關案例可參考黃銘傑，公司名稱之人格權保護與商標法、公平交易法間之糾葛—評臺灣高等法院九十六年上更(一)字第一二六號“東森不動產仲介經紀有限公司”v.s“東森建業不動產仲介經紀有限公司”判決；馮震宇，從國際間對商標減損規範看智財法院 INTEL案判決與商標法修正。
又可參考“商標法修正草案第1次研商會議紀錄”，前揭注，智慧財產局局長王美花主席發言: “目前商標法第62條第2款規定在實務上已經有保護過當或遭權利人濫用的情況出現，例如：在不同縣市區域的醫療院所，就曾經發生以『春天』或『微風』等習見用語開業在先的診所，遭到嗣後申請商標註冊的業者依據商標法第62條第2款規定排除在先使用人之商標侵害爭議，導致民怨四起，智慧局才有修正調整的規劃”。但筆者認為，此種問題可透過設計得當之合理使用規範解決。詳後述。
又可參考“商標法修正草案第1次研商會議紀錄”，前揭注，智慧財產局局長王美花主席發言: “目前商標法第62條第2款規定在實務上已經有保護過當或遭權利人濫用的情況出現，例如：在不同縣市區域的醫療院所，就曾經發生以『春天』或『微風』等習見用語開業在先的診所，遭到嗣後申請商標註冊的業者依據商標法第62條第2款規定排除在先使用人之商標侵害爭議，導致民怨四起，智慧局才有修正調整的規劃”。但筆者認為，此種問題可透過設計得當之合理使用規範解決。詳後述。
[23] 汪渡村，商標法論，五南，頁303。
[24] 黃銘傑，前揭注⑤，頁207。
[25] 台糖白甘蔗案，行政院公平交易委員會處分書公處字第097034號，97年3月14日。亦參考，黃銘傑，前揭注⑤，頁198。黃銘傑教授于該文中詳加論述公司名稱之效力與法律地位，並從公司名稱及公平交易法上之表徵等之競合出發，強調“公司名稱登記之效果僅是取得法律行為或權利義務歸屬主體名稱之效果，其使用之合法性亦僅止於依此法律意義與功能之普通使用行為。倘若將公司名稱當成表彰商品或服務來源之商標或表徵加以使用，則已超出公司名稱登記之法律保護範圍，其行為之合法與否，必須專依該他法律進行判斷”，頁211。
[26] 公司名稱與其商品或服務之商標或表徵不一定相同。例如 “Mac”, “ iphone”, “ipod”, “ipad”為APPLE 公司所提供之商品名稱，亦為該公司之注冊商標。消費者會購買 “Mac”, “ iphone”, “ipod”, 和“ipad”，但交易主體為APPLE公司。
[27] Council Regulation (EC) No 207/2009 of 26 February 2009 on the Community trade mark Article 9(1); Directive 2008/95/EC Article 5(1).
[28] 例如CJUE, 21 Nov. 2002, Robelco NV v. Robeco Groep NV, aff. C-23/01; CJUE, 16 Nov. 2004, Anheuser-Busch Inc v. Bud jovický Budvar, národní podnik, aff. C-245/02; CJUE, 25 Jan. 2007, Adam Opel AG v. Autec AG, aff. C-48/05; CJUE, 11 Sep. 2007, Céline SARL v. Céline SA, aff. C-17/06.
[29] Directive 89/104/EEC Article 5(5): “Paragraphs 1 to 4 shall not affect provisions in any Member State relating to the protection against the use of a sign other than for the purposes of distinguishing goods or services, where use of that sign without due cause takes unfair advantage of, or is detrimental to, the distinctive character or the repute of the trade mark”. (emphasis added)
[30] CJCE, Robelco, supra note ⑥ at pt.34.
[31] Opinion of Advocate General Ruiz-Jarabo Colomer, 21 Mar. 2002, pt.30.
[32] TRIPS Art.16: “1. The owner of a registered trademark shall have the exclusive right to prevent all third parties not having the owner's consent from using in the course of trade identical or similar signs for goods or services which are identical or similar to those in respect of which the trademark is registered where such use would result in a likelihood of confusion” (emphasis added)
[33] 後為2008年歐盟商標指令(Directive 2008/95/EC of the European Parliament and of the council of 22 October 2008 to approximate the laws of the Member States relating to trade marks, 商標指令)所修正。
[34] CJUE, Anheuser-Busch, supra note ⑥, at pt. 59.
[35] CJUE, Céline, supra note ⑥, pt.16.
[36] Id, pt.22.
[37] Id, pt.26.
[38]參照商標法修正草案條文對照表，新法第68條修正條文說明。
[39]參考許曉芬，免死金牌抑或通行令?--論著名商標之侵害判斷：評最高法院九十九年度臺上字第一六三二號判決，月旦法學雜誌，2011年12月，第199期，頁184-197。
[40] CJUE, 27 novembre 2008, Intel Corporation Inc.c/CPM United Kingdom Ltd, aff. C-252/07
[41] Ibid, pt. 37-38.
[42] 由於均討論新修正商標法關於誠實信用使用之修正，本段內容部份同于筆者2012年7月6日於臺灣臺北“智慧財產權判決研究會”發表之“一字臺北行不行?：評智慧財產法院九十九年度民商上字第八號判決及其初審判決”一文，特此敘明。
[43] 舊商標法第30條第1項: “下列情形，不受他人商標權之效力所拘束：一、凡以善意且合理使用之方法，表示自己之姓名、名稱或其商品或服務之名稱、形狀、品質、功用、產地或其他有關商品或服務本身之說明，非作為商標使用者。二、商品或包裝之立體形狀，系為發揮其功能性所必要者。三、在他人商標註冊申請日前，善意使用相同或近似之商標於同一或類似之商品或服務者。但以原使用之商品或服務為限；商標權人並得要求其附加適當之區別標示”。
[44] Directive 2008/95/EC Article 6.1 : ”The trade mark shall not entitle the proprietor to prohibit a third party from using, in the course of trade: (a) his own name or address.[…]”
[45] CJUE, 16 Nov. 2004, Anheuser-Busch Inc v. Bud jovický Budvar, národní podnik at pt. 77-80.
[46] CJUE, 11 Sep. 2007, Céline SARL v. Céline SA, aff. C-17/06.
[47] CJUE, Céline, supra note ⑥pt.31-32.
[48] CJUE, Anheuser-Busch, supra note ⑥at pt. 82.
[49] 和法國商標法(CPI L. 713-6)相比，僅限於第三人使用自己之姓名，而不包括公司名稱等，歐盟商標指令對於誠實信用使用之範圍的確較寬。
[50] 例如前述注⑤“商標法修正草案第1次研商會議紀錄”中所舉之“春天”診所之例，甚至若有自然人姓名為“趙春天”所開之餐廳名為“春天食堂”，是否一樣可以被“春天”注冊商標權人所制止?
[51] 最著名的案例就是前愛馬仕（HERMES）專櫃小姐因為販賣四個仿冒著名法國愛馬仕（HERMES）柏金包（Birkin Bag），經愛馬仕跨海提出損害賠償民事訴訟，智慧財產法院判決行為人須賠償新臺幣兩億五千六百二十五萬元的天價，即是基於該女所賣四個假柏金包，平均價為五十一萬兩千五百元，以最低的五百倍計算，得出兩億五千六百二十五萬元的賠償金額。見智慧財產權法院97年重附民1號。
[52] “零售單價”依照經濟部智慧財產局的商標法逐條釋義，指出其意義為“所稱零售單價，系指每件侵害商標權商品零星出售于消費者之價格而言，並非指真品的價格”；而最高法院對此也表示“零售單價系指侵害他人商標權之商品實際出售之單價，並非指商標權人自己商品之零售單獨或批發價”，皆未指出“零售單價”實際應用情況為何。觀察過去實務，大致可分為以下七種情況：以平均零售單價為計算標準、以最低零售單價為計算標準、以最高零售單價為計算標準、以侵害情節最重大之零售單價為計算標準、以實際零售單價為計算標準、以某一零售單價為計算標準、以某些零售單價相加為計算標準。後期智慧財產權法院成立後，標準較為一致，多以平均零售單價為基準，但也有例外。可見若要依據法院進行解釋，仍是有歧異之風險。
詳細實務整理分析，參考，王昱庭，侵害商標權損害賠償計算標準之研究─以我國實務判決為中心，東海大學碩士論文，許曉芬教授指導，2011年6月，頁76。
詳細實務整理分析，參考，王昱庭，侵害商標權損害賠償計算標準之研究─以我國實務判決為中心，東海大學碩士論文，許曉芬教授指導，2011年6月，頁76。
[53] 本次修法重要修正有: 一、增訂展覽優先權之規定：二、擴大商標法保護之客體；三、增訂未能遵守註冊費繳納期間之複權規定；四、廢除註冊費分二期繳納的規定；五、增訂有關商標更正錯誤的規定；六、增訂在不影響商標之同一性或擴大指定使用商品或服務之範圍內，得變更商標圖樣及其指定使用之商品或服務的規定；七、增訂商標共有的相關規定；八、商標不准註冊事由之檢討；九、增訂指示性合理使用的規定；十、增訂專屬授權與非專屬授權的相關規定；十一、增訂據爭商標權人提起爭議程序時，若據爭商標註冊已滿3年，商標權人須檢附據爭商標之使用證據，否則不能據以推翻系爭注冊商標之規定；十二、複審及爭議章之增訂；十三、廢除異議制度；十四、商標侵權規定之檢討；十五、新增邊境管制措施依職權查扣的規定；十六、證明標章及團體商標相關規定之檢討。
[54] 新商標法第1條；舊商標法第1條。